PROCESSO

REsp 1.869.959-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 27/04/2022. (Tema 1065)

RAMO DO DIREITO

DIREITO CIVIL, DIREITO MARCÁRIO

TEMA

Propriedade intelectual. Patentes mailbox. Prazo de proteção conforme arts. 40, caput e 229, parágrafo único da IPI. Período mínimo de dez anos da concessão da patente. Não cabimento. Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. ADI 5.529/STF. Tema 1065.

DESTAQUE

     O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox).

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

     O acórdão que acolheu a proposta de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia, proferido em 22/9/2020, delimitou a tese controvertida nos seguintes termos: Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes mailbox (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial.

     Sobreveio, contudo, julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF (transitada em julgado em 11/9/2021), ocasião em que foi reconhecida a inconstitucional a norma constante no parágrafo único do art. 40 da LPI.

     Os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em questão foram modulados parcialmente pela Suprema Corte, ocasião em que ficou consignado que a todas as patentes concedidas com extensão de prazo (art. 40, parágrafo único, da LPI), relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, foi aplicado efeito ex tunc, o que resultou, conforme expressamente decidido pelo STF, "na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI".

     Para essas patentes, portanto - sejam elas ordinárias, sejam mailbox -, deve ser respeitado o prazo de vigência estabelecido no caput do art. 40 da LPI (20 anos contados da data do depósito), sem exceção.

     Limitou-se a discussão, por consequência, à análise da questão em relação aos produtos e processos que foram submetidos à modulação de efeitos pelo STF, a respeito dos quais, sob o prisma estrito da constitucionalidade, não foram invalidadas as extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI.

     Como é sabido, o privilégio garantido pelas patentes, consoante previsto no art. 40, caput, da LPI, perdura pelo prazo de 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade, contados da data do respectivo depósito. Esse lapso temporal, segundo a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo (revogada pela Lei 14.195/2021), não pode - excetuadas as hipóteses de o INPI estar impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior - ser inferior a 10 anos (invenção) e sete anos (modelos de utilidade) desde a respectiva concessão.

     Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias (art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos (ou 15, para modelos de utilidade) contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40, caput).

     Vale dizer, o fato de o texto do art. 229, parágrafo único, da LPI dispor que referido prazo de vigência está somente limitado àquele previsto no caput do artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo único (10 ou sete anos contados da concessão).

     Esse dispositivo legal (art. 40, parágrafo único, da LPI), ademais, não deve incidir sobre a presente hipótese fática também por estar inserido em capítulo da lei que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não podendo irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei (sistema transitório mailbox).

     Noutro vértice, no que concerne às alegações de que os titulares dos direitos em questão não podem ser punidos com a redução indevida da duração de seu privilégio patentário em razão da demora na análise dos requerimentos pelo INPI, igualmente não assiste razão.

     Sopesados os interesses em conflito, não se afigura razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos dos titulares de direitos patentários, sendo certo que eventual prejuízo causado pela demora do INPI não autoriza que tal ônus seja transferido à sociedade.

     Importa consignar, outrossim, que a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI.